사이트 오픈뒤 특허출원하면 100% 거절!

중앙일보

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기술 또는 그것이 권리화 된 지적재산권의 가치가 높아지면서 벤처기업이 자신의 기술을 보호하기 위해 특허를 획득하는 것이 필수가 되었다. 지적재산권, 즉 특허권을 모르고 벤처기업을 창업하거나 운영하는 것은 불가능한 시대가 온 것이다.

벤처기업의 지적재산권 활용방안

21세기를 지식사회라고 한다. 과거에는 부동산 등 형체가 눈에 보이는 유체재산권이 주요 재산으로 인식되었다. 현재는 기술 또는 그것이 권리화 된 지적재산권이라는 무체재산권의 가치가 증대되고 있다. 지적재산권이라고 하면 산업재산권, 저작권 및 반도체 집적회로 배치설계, 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 영업비밀 등을 총망라하는 넓은 개념의 권리이다. 본고에서는 특허를 중심으로 벤처기업의 지적재산권 활용 방안에 대해서 알아보고자 한다.

벤처기업이 어떤 기술을 개발할 때 사전에 그 기술분야에 어떤 특허가 존재하는가를 조사하는 것은 필수적인 작업이다. 조사방법은 IPC라는 특허기술코드를 활용하는 방법이 있다.

또한 이들 특허들의 출원시기, 출원인, 기타 원하는 기준에 따라서 분류 정리한 자료를 특허지도(Patent Map)라고 하는데 이를 작성하는 것은 특허 전문가들이 오랜 시간 데이터 분석 작업을 통해 작성하기 때문에 전문인력이나 자금력이 없는 벤처기업으로서는 엄두를 못 내는 어려운 일이다. 그러나 최근 특허청이 인터넷 사이트로부터 특허문헌을 자동으로 내려받아 분석한 뒤 특허지도(Patent Map)를 자동으로 작성해 주는 소프트웨어 개발에 착수했다. 올해 말쯤 개발을 완료하여 일반에게 무료로 보급할 예정이어서 기대해볼 만하다.

공개된 타인의 특허 활용방안에 대해 사례를 통해 알아보자.

A회사는 에너지 절약형 프로펠라의 개발을 목표로 수년간 수십억원의 자금을 써 가며 연구를 한 결과 드디어 개발에 성공했다. 그런 다음 그 연구 결과물을 가지고 해외 특허를 출원하려고 선행특허를 조사했다. 그런데 이미 일본에서 특허된 기술이 있는 것 아닌가. 막대한 돈과 시간만 낭비한 꼴이 되고 만 것이다.

반대의 경우도 있다. B사는 진공청소기의 소음을 줄이기 위한 프로젝트에 착수했다. 당시 진공청소기의 소음이 심해 소음을 작게 하는 것이 중요한 마케팅 포인트의 하나였다. 가전제품 기술은 일본이 한 발 앞서 있어 일본의 특허자료를 찾아보기로 했다. 검색 결과, ‘공기 유로’에 관해 활용 가능한 공개된 특허가 있었다. 또한 이 특허 출원인은 출원심사청구기간(출원일로부터 7년)에 심사청구를 하지 않았다. 따라서 출원은 취하된 것으로 간주되어 공지의 기술이 되어 버렸다. 때문에 B사가 사용해도 아무런 특허침해 문제가 발생하지 않는 상황이었다.

공지된 선행특허를 활용해 수천만달러의 로열티를 받은 사람도 있다. 몇 년 전 미국의 레멜슨(Lemelson)이라는 개인 발명가가 수백 건의 특허를 가지고 세계 각국의 전자회사들에게 특허 클레임을 제기해 수천만달러의 로열티(특허사용료)를 받은 것이다. 그는 특허청 심사관 출신으로서 기술개발을 통해 특허를 만든 것이 아니라 수많은 선행특허를 가지고 특허를 만들어낸 경우이다. 이러한 특허들을 페이퍼 특허(Paper Patent) 라고 한다.

벤처기업이 제3자로부터 자기의 특허를 침해했다는 클레임을 받는 경우가 생길 수도 있다. 이에 대한 대응방법으로서는 먼저 자사 제품이 과연 제3자의 특허를 침해했는가를 검토해야 한다. 기본적인 방법으로 특허 청구범위의 각 요소와 자사 제품의 해당 요소를 일대일로 비교하여 문헌상 일치하는가를 확인하는 것이다. 예컨대 양자가 모두 A+B+C로 구성되어 있다면 침해가 된다.

문헌상으로 정확히 일치되지 않으면 침해로부터 해방되는가? 즉, 제3자의 특허는 A+B+C로 구성되어 있으나 자사 제품은 A+B+D로 구성되어 있다면 비침해인가? 그렇지는 않다. 문헌상 일치하지 않더라도 양자가 균등하다고 인정되면 침해로부터 벗어날 수 없다.

침해로 판명되더라도 또 하나의 길이 남아 있다. 특허 무효를 주장하는 것이다. 비록 등록을 받았어도 중대한 하자가 있다면 무효처리가 된다.

무효사유 가운데 가장 많이 주장되는 것이 당해 특허는 출원일 이전에 공지된 기술과 동일하거나 이로부터 용이하게 창작할 수 있다는 것이다.

공지기술임을 입증하는 증거로는 출원일 전에 반포된 간행물을 들 수 있다. 공개된 특허자료도 반포된 간행물이다. 따라서 특허를 무효시키기 위하여 출원일 이전에 공개된 동일 기술의 특허를 찾아야 하는데, 최근에는 인터넷상으로 검색하는 사이트들이 많이 생겨서 편리해지기는 했으나

꼭 맞는 자료를 얻기는 용이하지 않다.

벤처기업 특허 획득은 필수사항

둘째로 벤처기업이 자신의 기술을 보호하기 위해 특허를 획득하는 것이 필수적이다. 최근 들어 인터넷 비즈니스가 활발해지면서 비즈니스 모델 특허 출원이 급증하고 있다. 이에 관한 특허청의 심사지침이 아직 확정되어 있지 않으나 새로운 비즈니스 모델이 있으면 조속하게 출원하는 것이 좋다.

시스템을 구현하는 구체적인 프로그램까지 완성하여 명세서에 기재하여야 출원이 가능하다고 잘못 이해하고 있는 사람들도 있다. 심지어는 사이트를 오픈(open)한 뒤에 출원해도 되는 줄 아는 경우도 있어 안타깝게 한다. 일단 사이트가 오픈 되어버리면 공지의 사실이 되기 때문에 소위 신규성을 상실한 출원으로서 등록이 거절되고 만다. 설령 등록을 받는다고 해도 무효다. 즉 자신의 특허를 모방한 사람에 대하여 특허권을 행사할 때 상대방이 무효심판을 제기하고 출원 전에 사이트를 오픈 한 사실을 증거로 제시하면 이 특허는 무효를 면하기 어렵게 된다.

특허는 획득 자체가 목적이 아니라 권리로서 행사하기 위한 것이다. 따라서 정확히 특허 명세서가 작성되어야 한다. 그 중에서 특히 특허 청구범위는 권리의 내용을 한정하는 것이므로 매우 중요하다. 발명의 내용을 단순히 묘사할 것이 아니라 침해자의 입장에서 특허에서 빠져나갈 여지가 없는가를 고려해 작성해야 한다. 막상 침해 제품을 발견했더라도 특허청구범위를 잘못 작성하여 권리 주장을 못 하는 경우가 종종 있기 때문이다.

이렇게 하여 특허권을 획득하면 이를 활용해야 한다. 그 방법은 타인이 사용하는 것을 금지시켜 자신의 사업을 독점적으로 보호받는 것이다. 그리고 재산으로서 제3자에게 매각하거나 실시권을 허락해 줄 수도 있다. 실시권에는 전용실시권과 통상실시권의 두 종류가 있다. 전용실시권을 허락한 경우는 다른 사람에게 재실시권을 허락할 수 없으므로 최소 생산/판매수량을 실시권의 존속 조건으로 해야 한다. 주의할 점은 전용실시권은 특허청에 등록하지 않으면 당사자간에도 효력이 발생하지 않는다는 점이다.