[더오래]애써 개발한 기술, 경쟁사 특허 피하는 방법 3가지

중앙일보

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[더,오래] 김현호의 특허로 은퇴준비(28)

안마 의자의 판매 경쟁이 치열하다. 그 덕에 안마 의자 판매 가격이 큰 폭으로 떨어지고 있다. 10년 전만 해도 무려 1000만원에 달하던 안마 의자의 기능을 이제 100만원 정도로 누릴 수 있다. 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 관련 기업들은 안마 의자의 새로운 기능 개발에 적극적으로 나서고 있다.

한 업체가 사람의 손가락으로 어깨를 눌러주는 것과 같은 느낌을 주는 안마 모듈을 개발했다고 가정해보자. 그런데 이러한 기능의 안마 의자에 대해 경쟁사가 이미 특허를 취득한 상태라고 한다. 매우 곤란한 상황이 아닐 수 없다. 이런 경우 어떻게 경쟁사의 특허를 피해 나갈 수 있을까?

경쟁사의 특허권 존속 기간이 상당 기간 남아있다면 마냥 기다릴 수만은 없다. 이러한 경우 특허를 분석해 특허의 보호범위를 벗어나도록 제품의 설계를 변경하는 방법이 있다. [사진 pxhere]

가장 쉬운 방법은 특허권이 소멸되기를 기다리는 것이다. 특허권은 특허 출원일로부터 20년이 지나면 소멸되므로 경쟁사의 특허 공보를 통해 존속기간의 만료일을 확인한 후 그 시점에 맞추어 제품을 출시하는 것이다. 흔히 말하는 ‘특허가 풀릴 때’를 기다리는 것이다. 그런데 만약 특허권의 존속 기간이 상당 기간 남아있다면 마냥 기다릴 수만은 없다. 이러한 경우 다음과 같이 특허를 피해 나가는 전략을 생각할 수 있다.

먼저 특허를 분석해 특허의 보호 범위를 벗어나도록 제품의 설계를 변경하는 것이다. 이를 ‘특허 회피 설계’라고 한다. 회피 설계의 방법에는 크게 두 가지가 있다. 하나는 특허 청구항의 구성 중 불필요한 구성을 찾아내 그 구성을 생략하거나 다른 구성으로 치환하는 방식으로 설계하는 것이다. 다만, 다른 구성으로 치환해 설계하는 경우, 치환된 구성이 특허 청구항의 구성과 동일하진 않지만 동일한 작용 효과를 나타내는 균등물로 인정된다면 회피 설계에도 불구하고 여전히 특허 침해가 인정될 수 있으니 주의해야 한다.

회피 설계의 두 번째 방법은 해당 특허권을 기초로 권리 행사를 할 수 없는 ‘자유 실시 기술’의 영역에서 제품을 설계하는 것이다. 특허권자가 권리 행사를 할 수 없는 자유 실시 기술의 영역은 해당 특허의 출원 시점의 공지 기술과의 관계에서 정의된다. 이를 위해서는 특허 출원 시 공지 기술에 대한 조사가 필요하다. 이러한 방법으로 설계된 자유 실시 기술에 대해서는 특허 청구항의 구성과 무관하게 해당 특허권의 보호 범위로부터 벗어나게 된다.

만약 이와 같은 회피 설계가 용이하지 않다면 특허권자로부터 실시를 허락받는 방법을 생각할 수 있다. 특허권자로부터 부여되는 실시권에는 독점적 실시권인 ‘전용 실시권’과 비독점적 실시권인 ‘통상 실시권’이 있다. 전용 실시권은 특허권에 준하는 권리이며 전용 실시권을 허락받은 경우에는 특허권자를 포함하여 제3자의 실시를 모두 배제할 수 있는 권한이 생긴다.

회피 설계의 또다른 방법은 해당 특허권을 기초로 권리 행사를 할 수 없는 ‘자유 실시 기술’의 영역에서 제품을 설계하는 것이다. 이를 위해서는 특허 출원시의 공지 기술에 대한 조사가 필요하다. [사진 pxhere]

한편, 통상 실시권자에게는 실시의 권한만이 주어질 뿐 제3자의 실시를 배제할 수 있는 권한은 없다. 특허권자는 자신의 실시 권한을 유지하고 제3자에게의 추가의 실시권 설정의 기회를 갖기 위해 전용 실시권보다는 통상 실시권을 선호하기 마련이다.

이러한 이유에서 특허권자로부터 통상 실시권을 허락받는 경우에 주의할 점이 있다. 특허권자가 통상 실시권을 허락한 이후 제3자에게 자신의 특허권을 이전할 수 있는데, 통상 실시권이 특허 원부에 미리 등록되어 있지 않다면 새로운 특허권자는 기존의 실시권자에게 실시 중단을 요구할 수 있다. 따라서, 통상 실시권자는 자신의 실시권을 특허원부에 등록해줄 것을 특허권자에게 요청해 실시권자의 지위를 안정적으로 확보해야 한다.

국제특허 맥 대표 변리사 theore_creator@joongang.co.kr