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비아그라 디자인 침해 소송 패소…체면구긴 화이자

온라인 중앙일보

입력

한미약품이 화이자제약이 제기한 발기부전치료제 ‘비아그라’ 알약의 디자인권침해금지 소송에서 최종 승소했다. 이번 판결로 한미약품은 팔팔 생산중단이나 알약 디자인을 변경해야 하는 부담에서 벗어나게 됐다.

대법원 2부(주심 조희대 대법관)는 화이자제약이 상표등록에 무효사유가 있음이 명백해 상표권 행사가 권리남용에 해당한다는 주장에 대해 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하지 않는다고 판결했다고 20일 밝혔다.

재판부는 이어 “상표권침해소송을 담당하는 법원은 상표권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 이를 살피기 위한 전제로 상표등록의 무효여부를 심리·판단할 수 있다”고 덧붙였다.

이번 비아그라 디자인권 침해 소송은 지난 2012년 10월 화이자가 “파란 다이아몬드 형태의 비아그라 디자인을 한미약품이 따라해 복제약을 만들었다”며 디자인침해금지 소송을 제기하면서 시작됐다.

당시 화이자는 한미약품의 비아그라 복제약인 ‘팔팔’의 생산·판매도 중단할 것을 요구했다.

앞서 1심 재판부는 “비아그라 디자인은 출원 당시인 1998년 이전에도 해외에 배포된 간행물을 통해 비슷한 모양이 소개됐다”며 “신규성이 없어 팔팔과 유사여부를 살펴볼 필요가 없다”며 한미약품의 손을 들어줬다.

이후 진행된 2심에서는 “비아그라 형태의 입체상표권 식별력을 인정한다”면서 “한미약품이 유사한 형태로 팔팔을 생산·판매하는 행위는 화이자의 상표권 침해행위에 해당한다”며 1심의 판단을 뒤집었다. 이번 항소심에서는 이를 다시 뒤집는 취지로 사건을 파기환송해 사실상 한미약품의 손을 들어준 것이다.

한미약품의 비아그라 복제약 ‘팔팔’(좌)과 화이자의 발기부전치료제 ‘비아그라’(우)

대법원 재판부는 “마름모 도형의 입체적 형상가 푸른색 계열의 색체로 이뤄진 비아그라는 알약의 일반적인 형태”라며 “지정상품의 형상을 보통을 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과해 식별력이 없다”고 지적했다.

다만 비아그라 자체의 판매기간, 판매량, 지속적인 광고활동 등을 종합할 때 ‘푸른색 다이아몬드 모양’ 혹은 ‘블루 다이아몬드’ 등에 대해 상표등록은 인정했다.

한편 한미약품은 비아그라 특허가 만료된 2012년 저렴한 약값을 앞세워 비아그라 복제약인 ‘팔팔’을 출시해 블록버스터 제품으로 육성했다. 올해는 시알리스 복제약인 ‘구구’를 출시하면서 구구팔팔 마케팅을 펼치고 있다.

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권선미 기자 kwon.sunmi@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>

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